Гражданский кодекс Украины (ГК Украины) с комментариями к статьям

1. За ліцензійним договором одна сторона (лицензиар) предоставляет второй стороне (лицензиату) разрешение на использование об ' объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований этого Кодекса и другого закона.

2. В случаях, предусмотренных лицензионным договору, может быть заключен сублицензионный договор, по которому лицензиат предоставляет другому лицу (сублицензиату) сублицензию на использование об ' объекта права интеллектуальной собственности. В этом случае ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если иное не установлено лицензионным договором.

3. В лицензионном договоре определяются вид лицензии, сфера использования об ' объекта права интеллектуальной собственности (конкретные права, предоставляемые по договору, способы использования отмеченного ' объекта, территория и срок, на которые предоставляются права, и т.п.), размер, порядок и сроки выплаты платы за использование ' объекта права интеллектуальной собственности, а также другие условия, которые стороны считают целесообразным включить в договор.

4. Считается, что по лицензионному договору предоставляется неисключительная лицензия, если другое не установлено лицензионным договором.

5. Предметом лицензионного договора не могут быть права на использование об ' объекта права интеллектуальной собственности, которые на момент заключения договора не были действующими.

6. Права на использование об ' объекта права интеллектуальной собственности и способы его использования, которые не определены в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату.

7. В случае отсутствия в лицензионном договоре условия о территории, на которую распространяются предоставленные права на использование об ' объекта права интеллектуальной собственности, действие лицензии распространяется на территорию Украины.

8. Если в лицензионном договоре об издании или другом воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной денежной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения.

9. Условия лицензионного договора, которые противоречат положениям этого Кодекса, являются ничтожными.

Комментарий

1. Первая часть комментируемой статьи содержит легальное определение лицензионного договора как соглашения, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет второй стороне (лицензиату) разрешение на использование об ' объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований законодательства.

Общие требования к содержанию и существенных условий лицензионного договора закреплены ст. ст. 1109 - 1111 ГК Украины. При заключении лицензионных договоров о предоставлении прав на использование отдельных об ' объектов интеллектуальной собственности необходимо учитывать положения специального законодательства, регулирующего отношения в сфере охраны таких об ' объектов (Закон Украины " Об авторском праве и смежных правах ", Закон Украины " Об охране прав на изобретения и полезные модели ", Закон Украины " Об охране прав на промышленные образцы ", Закон Украины " Об охране прав на знаки для товаров и услуг " т.д.).

По своей правовой природе лицензионный договор является двусторонним, возмездным и консенсуальным договором. Двусторонность предусматривает возложение на лицензиара обязанности ' связи разрешить использование об ' объекта интеллектуальной собственности и корреспондирующего его правам обязанности ' связь лицензиата уплаты вознаграждение за такое использование. Консенсуальнисть договоров выражается в вступлении в силу с момента достижения, в предусмотренной законодательством форме, согласия сторон по всем существенных условиях. Оплатнисть договора подтверждается законодательным положением обязанности ' обязательно уплаты платы за использование ' объекта интеллектуальной собственности (ч. 3 ст. 1109).

2. Условия лицензионного договора могут предусматривать возможность выдачи лицензиатом сублицензий. По сублицензионных договору лицензиат предоставляет другому лицу (сублицензиату) сублицензию на использование об ' объекта права интеллектуальной собственности. В этом случае ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если иное не установлено лицензионным договором. Следует учитывать, что сублицензионный договор может заключаться только в случае непосредственного указания на такое право лицензиата в тексте лицензионного договора.

3. Помимо общих требований к содержанию гражданско-правового договора, касающиеся сторон, предмета и формы сделки, законодательство содержит ряд дополнительных существенных условий лицензионного договора, эт ' связанные со спецификой распоряжения правами интеллектуальной собственности. К существенным условиям лицензионного договора, можно отнести определение сторонами:

1) вида лицензии

2) сферы использования об & # 39; объекта промышленной собственности

3) размера, порядка и сроков выплаты платы за использование ' объекта лицензионного договора.

К существенным условиям относятся также те, которые требуются действующим законодательством для договоров данного вида и другие условия, которые стороны или одна из сторон считает необходимым включить в содержание договора.

Большинство условий лицензионного договора сформулированы законодателем как диспозитивные, т.е. такие, которые применяются в случае, если стороны не договорились об ином. В случае отсутствия согласования сторон по отдельных условий договора (вида лицензии, территории и срока использования о ' объекта промышленной собственности) применятся соответствующие нормы ГК Украины. Однако в ряде случаев условия лицензионного договора сформированы как императивные требования, не согласие которых сторонами влечет неукладенисть лицензионного договора. К последним можно, в частности, отнести определение сторонами об ' объекта договора, конкретных прав, предоставляемых по договору, способов использования об ' объекта интеллектуальной собственности и т.п..

4. В договоре должен быть указан вид лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности (Исключительная, неисключительная или единичная лицензии). Однако, если стороны не согласуют данное условие, применяется презумпция оказание лицензиаром прав на использование об ' объекта на основании неисключительной лицензии, т.е. разрешения, что не исключает возможности использования лицензиаром об ' объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого о ' объекта в указанной сфере. Такой вид лицензии не предусматривает установления каких-либо ограничений для лицензиара, поэтому положение ч. 4 ст. 1109 направлено прежде всего на защиту прав и интересов первичного правообладателя.

Другой существенным условием договора является определение сферы применения об ' объекта интеллектуальной собственности. Понятие " сфера использования о ' объекта " является собирательным и включает ряд составляющих. Во-первых, это указание перечня конкретных прав, предоставляемых по договору, во-вторых, указание на способы использования о ' объекта лицензии, в-третьих, территория и срок действия лицензионного договора и в-четвертых, любые другие условия, касающиеся использования об ' объекта промышленной собственности.

Перечень прав и способов использования об ' объекта интеллектуальной собственности должно быть четко указан в лицензионном договоре. При отсутствии такого указания считается, что имущественные права на использование и способы использования об ' объекта, считаются не предоставленными лицензиату. То есть, только прямо указаны в тексте договора права и способы использования об ' объекта интеллектуальной собственности предоставляются лицензиату.

Предметом лицензионного договора могут быть права на использование об ' объекта интеллектуальной собственности, действует на момент его заключения. Данный договор не может включать предоставление прав лицензиату, которые лицензиар только собирается приобрести в будущем. Поэтому о ' объектом лицензионного договора может быть только зарегистрированный о ' объект промышленной собственности, поскольку права, вытекающие из государственной регистрации возникают у заявителя после выдачи соответствующего правоохранительного документа (патента или свидетельства). Одновременно их действие может эт ' связываться законодателем с более ранней датой. В частности, имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку действуют в течение десяти лет с даты, следующей за датой подачи заявки на торговую марку (ст. 496 ГК Украина), однако реализовать право на выдачу лицензий может только владелец свидетельства.

По смыслу ст. 16 Закона Украины " Об охране прав на знаки для товаров и услуг " только владелец свидетельства имеет право дать любому лицу разрешение на использование знака на основании лицензионного договора.

Следует также отметить, что конструкция лицензионного договора, до вступления в силу ГК Украины применялась прежде всего в сфере предоставления прав на использование об ' объектов промышленной собственности, пока пригодна для опосредования отношений по предоставлению прав интеллектуальной собственности, в том числе по об ' объектов авторского и смежных прав, несмотря на отсутствие в тексте Закона Украина " Об авторском праве и смежных правах " прямого указания на лицензионный договор как способ предоставления права на использование произведений, исполнений, фоно-и видеограмм и т.п..

Учитывая, что для режима охраны прав интеллектуальной собственности характерна территориальная и временная ограниченность, то в лицензионном договоре должна быть определена территория и срок действия имущественных прав. В случае отсутствия в лицензионном договоре условия о территории, на которую распространяются предоставленные права, действие лицензии распространяется на территорию Украины.

5. Размер платы за использование ' объекта интеллектуальной собственности на основании лицензионного договора устанавливается по выбору сторон в одной из трех форм. Во-первых, в виде фиксированной суммы, выплачиваемой лицензиатом по окончанию соответствующего календарного периода - паушальный платеж. Во-вторых, в виде периодических платежей (роялти) размер которых определяется, как правило, в процентном отношении к прибыли лицензиата, эт ' связанного с использованием об ' объекта промышленной собственности. В-третьих, как комбинация паушальных платежей и роялти. При этом, если в лицензионном договоре об издании или другом воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной денежной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения. Следует также учитывать, что правительством установлены минимальные ставки авторского вознаграждения (постановление КМ Украины " Об утверждении минимальных ставок вознаграждения (роялти) за использование ' объектов авторского права и смежных прав " от 18 января 2003 г. N 72).

Высший хозяйственный суд в обзорном письме от 22.01.2007 г. N 01-8/24 обращает внимание на то, что законодательством Украины не предусмотрено предоставление разрешения на использование знака для товаров и услуг только на платной основе. Поэтому довод стороны договора, предметом которого было предоставление неисключительной лицензии на использование товарного знака, об отсутствии в этом договоре условий о размере и порядке осуществления соответствующей оплаты хозяйственным судом не принято во внимание.

6. Последняя часть комментируемой статьи месит положение о ничтожности условий лицензионного договора, которые противоречат положениям ГК Украины.

Законодательство Украины содержит особое требование к содержанию лицензионного договора о предоставлении права на использование торговой марки. Лицензионный договор на торговую марку должен содержать условие о том, что качество товаров и услуг, произведенных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг владельца свидетельства и что последний будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (ч. 8 ст. 16 Закона Украины " Об охране прав на знаки для товаров и услуг ").

Закрепление данной правовой нормы эт ' связывается с реализацией основного назначения торговой марки - обеспечить индивидуализацию товаров и услуг соответствующего производителя. Потребители при выборе продукции ориентируются прежде всего на торговую марку лицензиара. Поэтому заключение лицензионного договора не должно предусматривать изменение предпочтений потребителей к товарам, обозначенных соответствующей маркой. Как следствие, качество товаров, изготовленных лицензиатом, должна быть не ниже качества товаров лицензиара.