Господарський кодекс України (ГК України). Науково-практичний коментар.

1. Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

2. Використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

3. Свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

4. Суб'єкти права на торговельну марку можуть проставляти попереджувальне маркування, яке вказує на те, що торговельна марка, яка застосовується, зареєстрована в Україні.

5. Суб'єкти права на торговельну марку, які здійснюють посередницьку діяльність, можуть на підставі договору з виробником товару (послуг) використовувати свою торговельну марку з торговельною маркою виробника, а також замість його торговельної марки.

6. Право інтелектуальної власності на торговельну марку може бути передано як вклад до статутного капіталу суб'єкта господарювання.

7. У разі банкрутства суб'єкта господарювання право на торговельну марку оцінюється разом з іншим майном цього суб'єкта.

Коментар:

1. Згідно зі ст. 6quinquies Паризької конвенції, ст. 15 Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності, ст. 499 Цивільного кодексу України та ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона торговельної марки в Україні надається на підставі її державної реєстрації. Для того, щоб позначення (символ), яке заявляється до реєстрації, набуло статусу торговельної марки, таке позначення повинно відповідати вимогам законодавства, згідно з якими надається правова охорона, - тобто позначення повинно бути охороноздатним. Вимоги щодо охороноздатності торговельної марки поділяються на кілька груп. До першої групи належать вимоги, які ґрунтуються на основній функції торговельної марки - здатності розрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб. Отже, символіка позначення, яке заявляється, повинна мати специфічні властивості, тобто робити майбутню торговельну марку розрізняльноздатною (дистинктивною). Вимоги другої групи пов'язані з певною шкодою, яку може спричинити торговельна марка шляхом дезорієнтації споживача на ринку товарів і послуг або через невідповідність знака вимогам моралі. Третя група - стосується використання геральдичних символів у торговельній марці. Четверта група - стосується вимог дотримання засад непорушення моральних прав третіх осіб.

Стаття 6quinquies Паризької конвенції та п. 1 ст. 15 Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності встановлюють, що для визначення, чи може знак бути об'єктом правової охорони, слід брати до уваги всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака, а також розрізняльну здатність, набуту внаслідок використання. У багатьох країнах, в законодавстві яких відсутня вимога щодо обов'язкової реєстрації знаків, і зокрема у Великій Британії та США, для фіксації знаків використовується два переліки, і питання, до якого з них повинно бути віднесено знак, вирішується саме при визначенні дистинктивних властивостей знака. У разі, якщо знак став розрізняльноздатним в результаті його використання, він заноситься до окремого переліку.

Слід зазначити, що процес використання знака може мати і зворотний вплив на його розрізняльну здатність. Так, зокрема, відбувається зі знаками, які стали загальновживаними, як позначення товарів певного виду, і втратили свою розрізняльну здатність для споживачів внаслідок незалежного один від одного неодноразового застосування різними виробниками для одного і того ж товару чи для товару такого ж виду. Проте будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

2. Розширене поняття використання торговельної марки надається в п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Відповідно до зазначеного Закону використанням знака визнається:

1) нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

2) застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

3) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Отже, сутність категорії використання торговельної марки полягає в юридично закріпленій можливості її використання як власником безпосередньо, так і іншою особою, якій це право кореспондується. Національна модель використання торговельних марок виходить з принципу їх реального використання, і лише поважні причини можуть дозволити використання знака у формі сповіщення, інформування третіх осіб про те, що певна торговельна марка використовується. Суттєвим є те, що окрім принципу реального використання торговельної марки у вітчизняному законодавстві закріплено також принцип "обов'язкового використання торговельної марки". Відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності, якщо в країні використання зареєстрованого знака є обов'язковим, реєстрація може бути скасована лише по закінченні справедливого строку і лише тоді, коли зацікавлена особа не подасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності. Відповідно до Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS), якщо для збереження реєстрації необхідне використання, то реєстрація може бути анульована лише після невикористання протягом безперервного принаймні трирічного періоду, якщо тільки власником товарного знака не будуть надані вагомі причини, що ґрунтуються на існуванні перешкод для такого використання. Обставини, які є перешкодою для товарного знака, що виникають незалежно від волі власника товарного знака, такі як обмеження імпорту або інші урядові вимоги для товарів і послуг, що захищаються цим товарним знаком, повинні визнаватися як поважні причини для невикористання. Використання товарного знака іншою особою за умови контролю з боку власника товарного знака повинно визнаватися як використання товарного знака з метою збереження реєстрації. Українське законодавство закріпило принцип обов'язкового використання торговельної марки в п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Відповідно до зазначеної норми, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Слід також зазначити, суд дотримується позиції, що, оскільки чинним законодавством України передбачено можливість одночасної реалізації виключних майнових прав власника свідоцтва на товарний знак та здійснення іншою особою права попереднього користування цією торговельною маркою, останнє не може вважатися об'єктивною причиною невикористання власником свідоцтва такого знака. Внутрішнє законодавство ЄС також пішло шляхом закріплення зазначеного принципу. Проте, слід зауважити, що не всі країни підтримали принцип обов'язкового використання торговельної марки. Наприклад, країни - члени NAFTA (North American Free Trade Association) визначили, що країни - члени NAFTA не зобов'язані дотримуватися принципу обов'язкового використання Угоди TRIPS.

3. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва (10 років при національній реєстрації і 20 при міжнародній реєстрації) подовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

4. Слід зазначити, що суб'єкти права на торговельну марку, які здійснюють посередницьку діяльність, можуть на підставі договору з виробником товару (послуг) використовувати свою торговельну марку з торговельною маркою виробника, а також замість його торговельної марки лише у тому випадку, якщо це не вводитиме споживача в оману щодо якості товару.

5. Відповідно до законодавства оцінка вартості об'єктів інтелектуальної власності і, зокрема, торговельної марки (знаку для товарів і послуг) здійснюється Державними оцінювачами інтелектуальної власності.