Кримінальний кодекс України (KК України). Науково-практичний коментар.

1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, - караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, - караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, - караються штрафом від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Коментар:

1. Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений законодавством порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та кваліфікованих зазначень походження товару як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг. Додатковими об'єктами виступають права та законні інтереси споживачів, засади добросовісної конкуренції.

2. Предметом злочину є: 1) знак для товарів і послуг; 2) фірмове найменування; 3) кваліфіковане зазначення походження товару.

Знаки для товарів і послуг - це позначення, за якими товари або послуги одних осіб відрізняються від товарів чи послуг інших осіб. Такі знаки призначені для ідентифікації (індивідуалізації) товарів і послуг, для розрізнення сервісу підприємств. Крім основної (розпізнавальної), знаки для товарів і послуг виконують інші функції: вказують на походження товарів або послуг (не географічне, а, так би мовити, виробниче), на їхню певну якість, рекламують товари і послуги, надаючи споживачам відповідну інформацію про них. Як знаки для товарів і послуг в Україні можуть виступати словесні (у т. ч. власні імена, літери, цифри), зображувальні, об'ємні (скажімо, флакони для парфумів або пляшки для алкогольних напоїв) та інші (наприклад, кольорові, звукові, світлові, пахучі) позначення або їх комбінації.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом, яке надає його власникові виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак або позначення, схоже із зареєстрованим знаком, за винятком випадків, встановлених законодавством. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до уповноваженої установи (Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України) і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років.

Предметом злочину, передбаченого ст. 229, є знаки для товарів чи послуг, які: 1) зареєстровані в Україні; 2) охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна; 3) визнані у встановленому порядку добре відомими.

На підставі договору власник свідоцтва може передавати іншій особі право власності на знак для товарів чи послуг повністю або відносно частини товарів і послуг, зазначених у свідоцтві. Передача права власності не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. У разі, коли особа, яка стала правонаступником власника свідоцтва з порушенням вказаної вимоги законодавства, використовує знак для позначення товарів чи послуг, її дії за наявності всіх ознак розглядуваного складу злочину можуть кваліфікуватись за ст. 229.

Чинна редакція ст. 229 не містить вказівки на чужий знак, а тому охоплює випадки: а) використання незареєстрованих знаків за умови подання заявки про їх реєстрацію і б) порушення порядку використання знаків для товарів чи послуг їх власниками.

Фірмове найменування - це найменування суб'єкта господарювання (юридичної особи або громадянина-підприємця), під яким він бере участь у господарському обороті. Громадянин-підприємець має право заявити як фірмове (комерційне) найменування своє прізвище або ім'я. На відміну від Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р., Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. 2003 р. передбачає, що правом на комерційне (фірмове) найменування володіє лише юридична особа, яка є підприємницьким товариством (це товариство, яке здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками). Право на фірму дає можливість індивідуалізувати юридичну особу або фізичну особу - підприємця серед інших учасників ринкових відносин, відрізнити один суб'єкт господарювання від іншого, є складовою частиною його ділової репутації. Ставши відомим, фірмове (комерційне) найменування, як і знак для товарів чи послуг, виконує рекламну функцію.

Відомості про комерційне найменування суб'єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше. Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Кваліфіковане зазначення походження товару - це позначення, яке включає в себе назву місця та географічне зазначення походження товару і яке підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку. Йдеться про назву географічного місця (країни, населеного пункту, місцевості або іншого географічного об'єкта), яка вживається для позначення товару, що походить з цього місця і має певні якості, репутацію та інші характеристики, зумовлені (виключно або головним чином) характерними для такого місця природними умовами чи людським фактором або їх поєднанням. Річ у тім, що специфічні властивості товару можуть бути зумовлені природними чинниками - кліматом, ґрунтом, водою, ландшафтом місцевості тощо (скажімо, мінеральні води "Миргородська" і "Трускавецька") та (або) технологією виробництва товару, яка склалася внаслідок багаторічного досвіду, секретами виробництва, традиціями і культурою людей, які проживають у даній місцевості (наприклад, Баранівська порцеляна). Необхідність кримінально-правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару зумовлена інтересами захисту прав виробників товару від недобросовісних конкурентів, які використовують традиційні найменування місць походження, але розташовані в іншій місцевості і не мають відношення до справжнього виробника.

Свідоцтво, що посвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, діє протягом 10 років від дня подання заявки. Власник свідоцтва має право, зокрема, вживати заходів щодо заборони неправомірного використання зазначення особами, які не мають на це права.

Не є предметом розглядуваного злочину просте зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару (країну, регіон, населений пункт тощо). Також не є предметом злочину, передбаченого ст. 229, кваліфіковане зазначення походження товару, пов'язане з географічним місцем в іноземній державі, якщо право на це зазначення не охороняється у відповідній іноземній державі. Зроблений висновок випливає з того, що такому зазначенню не надається правова охорона і згідно з чинним українським законодавством.

3. З об'єктивної сторони злочин характеризується сукупністю трьох ознак: 1) діянням у вигляді незаконного використання предметів, альтернативно вказаних у ч. 1 ст. 229, або іншого порушення права на знак для товарів і послуг, фірмове найменування або кваліфіковане зазначення походження товару; 2) суспільно небезпечними наслідками - матеріальною шкодою у значному, великому або особливо великому розмірі; 3) причиновим зв'язком між вказаними діянням та наслідками.

Використанням знака для товарів чи послуг визнається: а) нанесення його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт та експорт; б) застосування знака під час пропонування та надання будь-якої послуги; в) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, зокрема в доменних іменах (імена, що використовуються для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті). Таким же чином вирішується питання про використання фірмового найменування.

Знак для товару чи послуги визнається використаним як тоді, коли його застосовано у формі зареєстрованого знака, так і тоді, коли його застосовано у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає власнику право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, якщо внаслідок такого використання це позначення і знак можна сплутати або якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар (надає послуги). Ці законодавчі положення слід враховувати, вирішуючи питання про те, чи містять ознаки розглядуваного складу злочину випадки використання так званих імітуючих позначень - схожих настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими раніше знаками, добре відомими знаками або фірмовими найменуваннями, які відомі в Україні і належать іншим особам (наприклад, Panasonix або Panaslonic замість Panasonic, Smirnov замість Smirnoff, Adedas, Abibas або Didacs замість Adidas, F&M замість L&M, Neecafe замість Nescafe, Fanfa замість Fanta, Адміральське замість Адміралтейське, Bel-a-med замість Blend-a-med). Використання імітуючих позначень, порушуючи право інтелектуальної власності на знак для товарів чи послуг, за наявності спричиненої матеріальної шкоди у відповідному розмірі, має кваліфікуватись за ст. 229.

Використання знака для товарів чи послуг може набувати вигляду внесення його як внеску до статутного фонду суб'єкта господарювання. Не слід розцінювати як використання права на фірму випадки, коли фірмове найменування конкретного суб'єкта господарювання згадується у різноманітних рейтингах, аналізах ринку товарів чи послуг, узагальненнях судової практики тощо.

Незаконним є передусім таке використання знака для товару чи послуги, яке здійснюється без дозволу на те власника свідоцтва на знак. При цьому слід враховувати, що власник має право дати будь-якій особі дозвіл на використання знака на підставі ліцензійного договору. Останній повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не може бути нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Умисне недотримання ліцензіатом вказаної вимоги законодавства щодо якості товарів чи послуг за умови спричинення відповідної матеріальної шкоди утворює розглядуваний склад злочину.

Незаконність використання знака потрібно вбачати і в разі, коли особа, здійснюючи посередницьку діяльність, без укладення договору з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовує знак зазначених осіб поряд із своїм знаком.

Також незаконним слід вважати використання знака без дозволу тієї особи, яка лише подала заявку для проведення внутрішньодержавної або міжнародної реєстрації знака і поки що відповідний документ не отримала.

Вирішуючи питання про незаконність використання знака для товарів чи послуг, слід враховувати, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування іншими особами своїх імен чи адрес. У подібних випадках підстав для застосування ст. 229 не вбачається.

Кримінально караним порушенням права на знак для товарів чи послуг слід визнавати дії того власника свідоцтва на знак, який без згоди решти власників свідоцтва видав ліцензію або передав право власності на знак іншій особі. Дії того, хто у розглядуваній ситуації став власником права на знак або ліцензіатом, можуть кваліфікуватись за ст. 229 як незаконне використання знака за умови спричинення матеріальної шкоди у значному, великому чи особливо великому розмірі та усвідомлення особою тієї обставини, що вона отримала дозвіл на використання знака або стала його власником без належної згоди всіх власників свідоцтва на знак.

Порушенням права на знак для товарів чи послуг в плані відповідальності за ст. 229 є також посягання на право власника відповідного свідоцтва проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстрований в Україні. Попереджувальне маркування може набувати вигляду позначення типу M, TM, Reg.TM, зірочки, великої латинської літери R, обведеної колом, тощо.

Обсяг правової охорони, яка надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг, у зв'язку з чим використання знака без згоди його власника не завжди має розцінюватись як незаконне з погляду кваліфікації дій за ст. 229. Водночас незаконність використання може вбачатись у разі застосування добре відомих знаків (наприклад, Coca-Cola, SONY, McDonald's, Mitsubishi, Ford, BMW, Microsoft) на товарах і послугах, що не споріднені з тими, для яких знак у встановленому порядку визнано добре відомим в Україні. З урахуванням ризику змішування у свідомості споживачів різних товарів і послуг стосовно їх походження права на так звані знамениті бренди можуть бути порушені, якщо ці знаки використовуються навіть у неконкурентних сферах, стосовно неоднорідних товарів і послуг.

Використання фірмового найменування є незаконним у разі, коли воно здійснюється без дозволу уповноваженої особи, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на використання цього найменування.

Чинний Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. не містить заборони на реєстрацію таких найменувань юридичних осіб, які є подібними до вже зареєстрованих настільки, що їх можна сплутати, і які здатні ввести в оману споживача. Правова охорона надається правовласнику виключно проти використання іншою особою однакового (тотожного) комерційного (фірмового) найменування. У зв'язку з цим використання особою подібного фірмового найменування, що призводить до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, не визнається кримінально караним порушенням права на фірмове найменування і може розглядатись як господарське правопорушення (недобросовісна конкуренція) - неправомірне використання ділової репутації іншого суб'єкта господарювання.

З моменту набрання чинності Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 р. особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються. Тому висновок про наявність чи відсутність розглядуваного складу злочину потрібно робити у кожному конкретному випадку з урахуванням того, чи був умисел особи спрямований на введення в оману контрагентів і споживачів продукції носія фірмового найменування, на те, щоб у власних інтересах скористатись усталеною позитивною діловою репутацією іншого суб'єкта господарювання.

Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається: 1) нанесення його на товар або на етикетку; 2) нанесення на упаковку товару, застосування у рекламі; 3) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Воно визнається незаконним у таких випадках: 1) використання здійснюється особою, яка не має свідоцтва про право на його використання; 2) зазначення використовується, хоч товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця (навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: "вид", "тип", "стиль", "марка", "імітація" тощо); 3) використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також тоді, коли використання щодо неоднорідних товарів завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації; 4) використання як видової назви.

Злочин вважається закінченим з моменту заподіяння матеріальної шкоди у значному розмірі (див. примітку до ст. 229). Матеріальна шкода у даному разі включає як пряму дійсну шкоду, так і упущену (втрачену) вигоду. Структурно матеріальна шкода включає в себе, зокрема, суми коштів, які суб'єкт права на знак для товарів чи послуг, фірмове найменування або кваліфіковане зазначення походження товару: 1) витратив (повинен витратити) для відновлення свого порушеного права; 2) одержав би від особи, яка порушила його право на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, у разі використання або надання ліцензії на використання такого права у передбаченому законодавством порядку. При визначенні розміру заподіяної матеріальної шкоди може братись до уваги затверджений Кабінетом Міністрів України Національний стандарт "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності". Втрачена вигода може бути спричинена тим, що винна особа, незаконно використовуючи чужий знак, розширює сферу збуту своєї продукції і тим самим послаблює на ринку попит на оригінальні товари, які виробляються та реалізуються власником знака на товар. Заподіяння шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання (наприклад, знаки нерідко незаконно використовуються на товарах значно нижчої якості, що викликає у споживачів негативне ставлення і до товарів, позначених справжніми знаками) також може братись до уваги при визначенні розміру заподіяної цим злочином шкоди - як показник зменшення вартості гудвілу. Це - нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів під-приємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо.

Незаконне використання фірмового найменування, знака для товарів чи послуг або кваліфікованого зазначення походження товару, а так само інше умисне порушення прав на ці об'єкти, яке не було пов'язане із заподіянням шкоди у значному, великому чи особливо великому розмірі, тягне адміністративну відповідальність (ст. 512, ч. 1 ст. 1643 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.).

Розглядуваний злочин може утворювати сукупність з іншими кримінально караними посяганнями, передбаченими, зокрема, статтями 202, 203, 204, 216, 225, 227. У тих випадках, коли знак для товарів чи послуг завдяки творчості, виявленій при його створенні, є оригінальним твором мистецтва, що виключає можливість його об'єктивного збігу (без копіювання) з іншими знаками (наприклад, певна музична мелодія, малюнок або скульптурне зображення), дії особи, яка незаконно використовує такий знак, за наявності до цього підстав можуть кваліфікуватись за сукупністю злочинів, передбачених статтями 176, 229.

4. Суб'єкт, суб'єктивна сторона і кваліфіковані види цього злочину є аналогічними з суб'єктом, суб'єктивною стороною і кваліфікованими видами злочину, передбаченого ст. 176 (див. коментар до цієї статті).

* * * 

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. Діє на території України на підставі Закону від 12 вересня 1991 р. "Про правонаступництво України"; СРСР приєднався до цієї Конвенції відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 8 березня 1965 р. N 148.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. Є чинною для України на підставі Закону від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних договорів на території України"; з 1 липня 1976 р. - дати набрання Угодою чинності для СРСР вона була обов'язковою для СРСР відносно всієї його території.

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28 червня 1989 р. Україна приєдналась до Протоколу відповідно до Закону від 1 червня 2000 р.

Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р. Україна приєдналась до Угоди на підставі Закону від 1 червня 2000 р.

Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. Ратифікований Україною 13 жовтня 1995 р.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. (статті 155, 157 - 159, 161, 334, 366 - 376).

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (статті 84, 90, 420, 489, 492 - 500, 1109).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р.

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 р.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону від 22 травня 1997 р. (ст. 1).

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 р.

Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 р.

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15 травня 2003 р.

Національний стандарт N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності". Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1185 від 3 жовтня 2007 р.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені наказом Держпатенту України N 116 від 28 липня 1995 р. (у редакції наказу N 72 від 20 серпня 1997 р.).

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг. Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України N 576 від 3 серпня 2001 р.

Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України N 598 від 17 серпня 2001 р.

Положення про Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів. Затверджене наказом Міністерства освіти і науки України N 798 від 13 грудня 2001 р.

Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Затверджене наказом Міністерства освіти і науки України N 10 від 10 січня 2002 р.

Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності. Затверджений наказом Міністерства освіти і науки України N 228 від 15 квітня 2005 р.

Положення про порядок видачі довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про резервування найменування юридичної особи. Затверджене наказом Держпідприємництва N 97 від 20 жовтня 2005 р.

Рекомендації президії ВГС "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" N 04-5/1107 від 10 червня 2004 р.

Рекомендації Президії ВГС "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" N 04-5/76 від 29 березня 2005 р.

Оглядовий лист ВГС "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти промислової власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" N 01-8/1234 від 13 липня 2005 р.

Оглядовий лист ВГС "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)" N 01-8/24 від 22 січня 2007 р.