Цивільний кодекс України (ЦКУ). Науково-практичний коментар.

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг.

2. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

3. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Коментар:

1. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачає використання двох термінів, що вказують на втрату знаком правової охорони: "припинення дії свідоцтва" та "визнання свідоцтва недійсним". При цьому слід наголосити, що у разі припинення дії свідоцтва його чинність припиняється на майбутнє, тобто використання знака до моменту його припинення є цілком правомірним. Водночас, у разі визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково правова охорона знака вважається такою, що не набула чинності, а отже використання знака з моменту реєстрації до моменту визнання свідоцтва недійсним є незаконним, а будь-які збитки, завдані таким використанням, підлягають відшкодуванню.

Підставами для дострокового припинення дії свідоцтва є: відмова власника свідоцтва; несплата збору за продовження строку дії свідоцтва; перетворення знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду та невикористання знака в Україні повністю або частково протягом трьох років.

2. Власник свідоцтва має право у будь-який час відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Держдепартаменту. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності.

3. Дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Держдепартаменту до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Департаменту протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.

4. Дострокове припинення дії свідоцтва відбувається також у випадку перетворення знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду. Визнання знака загальновживаним для позначення товарів і послуг певного виду здійснюється на підставі рішення суду.

Суттєве значення при розгляді подібної категорії справ надається результатам експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Вищий господарський суд України у своїх рекомендаціях "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" від 29.03.2005 N 04-5/76 вказує, що з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

Водночас, можна констатувати, що наразі в Україні не склалася стабільна судова практика у справах про визнання марки загальновживаною. Крім того, відсутні критерії та єдина методика, на підставі якої судовий експерт може встановити видовий чи розрізняльний характер торговельної марки.

5. Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Водночас, використання знаку охоплює випадки, надання власником свідоцтва можливості його використання іншою особою за умови здійснення належного контролю. Надання права на використання можливе на підставі ліцензійного договору чи договору комерційної концесії.

6. Остання частина коментованої статті фіксує положення, що у випадку, якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом. Порушені права та інтереси суб'єкта на торговельну марку захищаються у судовому порядку.