Цивільний кодекс України (ЦКУ). Науково-практичний коментар.

1. Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Коментар:

1. Власник свідоцтва, володілець міжнародної реєстрації, а також особа, торговельна марка якої була визнана добре відомою, володіє комплексом прав. До майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку належать право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Проте реалізувати дані права, заявник може лише після державної реєстрації марки.

2. Чинне законодавство широко трактує право на використання марки. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

3. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Вищий господарський суд у своєму листі від 17.04.2006 р. N 01-8/847 наголошує, що при вирішенні спору про заборону використання знака для товарів і послуг суд має встановити: чи відбулося використання відповідачем спірного позначення, в якій формі та для яких саме творів чи послуг; чи є позначення, використовуване відповідачем, схожим із зареєстрованим знаком, чи можна їх сплутати та/або чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

4. Власник торговельної марки може надати чи передати належні йому права на підставі ліцензійного договору (на умовах виключної, одиничної чи невиключної ліцензій) або шляхом укладання договору про передачу прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Особливістю ліцензійного договору про надання прав на торговельну марку є включення умови про те, що якість виготовлених товарів і послуг не була нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Власник марки може передавати будь-якій особі право власності на повністю або відносно марку частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Передача права власності на марку не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Договір про передачу права власності на марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на марку або видачу ліцензії на її використання.

Подібне інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг, затвердженою наказом МОН України N 576 від 03.08.2001 р.

Для публікації в бюлетені та внесення до реєстру договорів відомостей про передачу права власності на знак до департаменту подаються наступні документи:

1. Заява про публікацію та внесення відомостей до реєстру договорів;

2. Договір про передачу прав або нотаріально засвідчений витяг з договору;

3. Документ про сплату встановленого збору;

4. Довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Заява і договір (витяг із договору) подаються українською мовою. Якщо договір складений на іншій мові, до нього додається його переклад на українську мову, посвідчений нотаріусом. Документи розглядаються протягом двох місяців. У випадку прийняття позитивного рішення Державний департамент інтелектуальної власності направляє заявнику два екземпляра поданого договору та рішення про публікацію і внесення до реєстру відомостей про договір.

5. Крім прав, режим правової охорони торговельних марок передбачає покладення на управомоченого суб'єкта ряду обов'язків. Зокрема, власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. У тому разі, якщо марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати видачі свідоцтва, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.